Concorrente produzia e distribuía produto do mesmo tipo e sob o mesmo nome que a firma autora; além do agravo à personalidade da empresa, serão ainda considerados os danos materiais derivados da adulteração continuada.

O uso não autorizado de marca registrada por concorrente gera prejuízos de ordem material e moral, na medida em que afeta a imagem e o nome comercial da empresa que detém os direitos perante os clientes. Com este fundamento, a 6ª Câmara Cível do TJRS condenou a Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda a pagar R$ 30 mil, por danos morais, à BMZAK Beneficiamento Metal Mecânico Ltda, sediada em Caxias do Sul.

O relator das apelações de ambas as partes, desembargador Ney Wiedemann Neto, disse que, nesta espécie, o dano moral é presumível; ou seja, não é necessária a comprovação dos danos. Ele citou precedente do STJ, da lavra da ministra Nancy Andrighi, na REsp 466.761-RJ: "a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação em danos morais".

A Bigfer, com sede em Farroupilha, já havia sido condenada em 1º Grau a pagar dano material por ter utilizado indevidamente a marca ‘‘Minifix’’ — palavra criada a partir das palavras ‘‘mini’’ (pequeno) e ‘‘fix’’ (fixadores) —, registrada pela outra firma desde setembro de 2005 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A contrafação ocorria desde 1996.

Além de reconhecer o dano moral, negado na sentença, o relator ampliou o termo inicial da apuração do dano material. Pela decisão de 1º Grau, este prazo passaria a vigir a partir do momento em que não mais restassem dúvidas sobre a propriedade da marca discutida no âmbito do INPI. Wiedemann Neto entendeu, no entanto, que este lapso deve ocorrer a partir dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, e enquanto não cessar a infração, na forma da Súmula 143 do STJ e do art. 225 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Ainda cabe recurso do acórdão.

Em 13 de março de 2006, por meio de material publicitário e documentos, a BMZAK Beneficiamento Metal Mecânico Ltda tomou conhecimento de que a Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda vinha reproduzindo sua tradicional marca. Resolveu, então, notificá-la de que era a criadora do nome, conforme registro no INPI sob o nº 821.041.290, na classe NCL (8) 06, concedido para distinguir parafusos de metal para uso na indústria moveleira. No final de março daquele ano, a autora declarou que recebeu correspondência da concorrente, em que esta informava que era a criadora da marca ‘‘Mini-fix’’, acusando-a de usurpadora. Em complemento, anunciou que tomaria todas as medidas cabíveis. Ou seja, requereu pedido de marca idêntica, depositado em 24 de março de 2006. O INPI, no entanto, negou-lhe o registro.

Apesar da negativa de reconhecimento, a ré continuou produzindo e comercializando parafusos, tambores e hastes de metal sob a nomenclatura referida. Esta constatação fez a BMZAK ingressar em juízo com ação de reparação moral e material e pedir a abstenção do uso da marca ou semelhante.

A juíza Claudia Bampi, titular da 3ª Vara da Comarca de Farroupilha, se convenceu de que a empresa ré utiliza indevidamente a marca ‘‘Minifix’. Ela deu parcial provimento à ação. Determinou que a ré se abstenha do uso do nome — sob pena de multa de R$ 50 mil por infração — e indenize a autora pelos danos materiais. O valor será apurado em liquidação de sentença, tendo como marco inicial o dia 16 de junho de 2009, data em que, segundo a juíza, ‘‘não restavam mais dúvidas’’ sobre a propriedade intelectual.

‘‘Em relação ao dano moral, tenho que o mesmo não é devido. Isso porque, embora a ré tenha agido em contrariedade à lei, prejudicando a autora (o que poderá ser compensado nos danos materiais), em casos como o presente, cabe à autora fazer prova cabal de que a utilização indevida de sua marca causou prejuízos a sua imagem, como, por exemplo, por as peças terem qualidade inferior ou preço muito abaixo do mercado’’, encerrou. O Tribunal de Justiça gaúcho modificou este entendimento e fixou a indenização também por dano moral.

Processo nº: 048/1.10.0002359-9 (CNJ:.0023591-36.2010.8.21.0048)

Fonte: Conjur

Repórter: Jomar Martins

Rodney Silva
Jornalista - MTB 14.759